한국저작권위원회

[미국] 법원, 실용적인 바나나 코스튬 디자인의 저작권을 침해한 경쟁업체에게 예비적 금지명령 부여

박형옥*

 2018년 5월 30일 뉴저지 연방지방법원은 저작권으로 등록된 바나나 코스튬의 디자인을 저작권자의 허락 없이 거의 동일하게 제조하고 판매한 경쟁업체에게 저작권침해를 이유로 예비적 금지명령을 부여함. 법원은 원고의 바나나 코스튬 디자인이 미국 저작권법 제101조에서 규정하고 있는 실용품의 디자인에 통합된 회화, 그래픽, 조각적 특성을 가지고 해당 물품의 실용적인 면과 분리될 수 있고 그와 독립하여 존재할 수 있는 2차원적 예술작품으로 저작권 보호 대상임을 판결함. 법원은 피고의 원고 저작물에 대한 접근을 인정하고, 두 작품의 전체적 관찰과 일대일 비교를 통해 색상, 곡률, 재료, 질감 등의 실질적 유사성을 분석하여, 피고의 코스튬 디자인이 원고의 코스튬 디자인과 거의 동일하다고 판단하며 피고의 저작권침해를 인정함.

□ 사실관계

○ Rasta Imposta(이하‘원고’라함)는 2010년 3월23일 바나나 코스튬(Costume)의 저작권 등록을 하였음. 그리고 2011년 3월부터 바나나 디자인을 제3자에게 라이선스 하는 방식으로 제공하기 시작함.

○ 2012년 원고는 Yagoozon 회사의 설립자인 Justin Ligeri와 사업관계를 맺고, 원고의 바나나 코스튬을 판매함. Justin Ligeri는 본 사건의 피고인 Kangaroo Manufacturing,Inc.(이하‘피고’라함)의 설립자임.

○ 양사의 사업관계 종료 후, 2017년 9월 원고는 피고가 자사의 바나나 코스튬과 닮은 바나나 코스튬을 판매하는 것을 발견함.

□ 사건 경과

○ 2017년 10월5일 뉴저지 연방지방법원(이하‘법원’이라함)에 원고는 피고의 행위에 대하여 저작권 침해, 트레이드 드레스 침해, 불공정경쟁을 이유로 소를 제기함.

○ 2017년 10월19일 당사자들은 유예기간의 약정(a Stipulation of Standstill Period)을 체결하여, 피고가 원고의 바나나 디자인(실질적으로 유사한 어떤 바나나 코스튬도)을 제조, 주문, 판매에의 제공 그리고 광고, 마케팅, 홍보, 판매, 유통할 것을 중지 하는데 동의함. 또한 2017년 12월1일 이전에 화해가 되지 않을 경우 원고는 예비적 금지명령을 신청할 것 이라고 명시함. 그럼에도 화해 논의는 성공하지 못했음. 따라서 원고는 2017년 12월 1일 피고에 대한 예비적 금지명령을 신청함.

○ 2018년 5월30일 법원은 피고의 저작권 침해와 트레이드 드레스 침해를 인정하고 불공정경쟁에 대해서는 기각을 결정함. 또한, 합리적인 본안의 승소가능성, 회복할 수 없는 피해, 불이익형량, 공익을 고려하여 피고에게 예비적 금지명령을 부여함.

○ 2018년 6월11일 피고는 제3연방항소법원에 항소함.

□ 법적 쟁점 및 법원 판단

○ 법원은 침해입증을 위해 원고의 유효한 저작권 소유여부와 독창적인 원고의 작품요소에 대한 피고의 복제여부를 증명해야 된다고 판단함.

○ 법원은 원고의 바나나 코스튬의 등록은 첫 발행일인 2001년 3월 9일로 부터 9년이 지난 2010년 3월 26일 이므로, 저작권법 제410(c)에서 규정한 첫 발행 이후 5년 내의 등록된 작품에 해당되지 않아 유효성의 추정은 없다고 판단함. 그러나 원고가 등록증명서를 가지고 있다는 설득력 있는 증거를 법원의 재량으로 인정함.

○ 원고는 바나나 디자인의 독특한 특징은 코스튬의 전체적인 모양, 절개된 구멍(cutout holes), 바나나의 검정색 끝부분, 바나나의 위에서 아래로 흐르는 수직선이며 이러한 요소들은 2차원적인 화가의 캔버스나 피냐타, 점토조각, 혹은 문진 같은 3차원 아이템으로 만들어지는 곳 어디서든 제거되고 보일 수 있다고 주장함.

○ 법원은 2017년 연방대법원이 Star Athletica판결에서 치어리딩 유니폼 표면위의 색상, 모양, 스트라이프, 갈매기 무늬의 배열이 유니폼으로부터 분리되어 다른 매체에 적용될 때, 2차원적 예술작품으로 자격을 가질 것이며, 유니폼으로부터 표면 장식을 제거하는 것을 상상하고 그것을 다른 매체에 적용해도, 유니폼 그 자체를 복제하지 않고 그 장식은 유니폼으로부터 분리가능 하여, 저작권보호를 받을 수 있다고 판결한 것을 인용함.

○ 법원은 절개된 구멍 요소는 실용적 기능만을 수행하고 바나나 코스튬의 심미적인 것에 기여하지 않는다며 저작권 보호대상이 아니라고 판단함. 그러나 전체적인 코스튬의 길이, 곡률의 관점에서 전체적인 디자인의 모양, 위와 아래 모양의 길이, 양끝 새까만 색상, 머리와 팔의 재단의 위치, 합성섬유의 부드럽고 매끈한 룩앤필(Look & Feel), 3차원 형태의 이랑을 흉내 낸 평행선, 바나나의 황금색의 음영과 균일한 색상 등은 요소들 단독으로는 보호받지 못하더라도, 전체적으로 디자인이 분리가능하고 저작권 보호를 받을 자격이 된다고 판결함.

○ 법원은 원고의 바나나 디자인은 Star Athletica 사건의 상징적 복장과 같지 않고, 오히려 그것이 만들어질 때까지 존재하지 않았던, 독특한 회화적, 그래픽적, 조각적 특징을 가지고 있다고 판시함.

○ 피고는 원고의 바나나 코스튬의 전체적 디자인은 독창적이지 않아 저작권 보호의 대상이 아니라고 주장함.

○ 법원은 피고가 원고와의 사업관계를 통하여 원고의 바나나 코스튬을 판매하면서 원고의 저작물에 접근할 수 있었다고 판단함.

○ 법원은 원고와 피고의 코스튬의 노란색, 바나나의 검정끝부분, 곡률, 수직의 노란색 그림자 선이 거의 동일하고 재료와 질감은 실질적으로 유사하다고 봄. 피고가 원고 작품을 무단 도용하여 복제했다고 판단함.

○ 원고가 제출한 21개의 바나나 디자인을 통해, 법원은 원고가 바나나 코스튬을 디자인하는데 여러 독특한 방법이 있다고 지적하면서, 피고가 주장한 합체의 원칙을 인정하지 않음. 그렇지만 익은 바나나와 거의 가깝게 닮은 원고의 바나나 코스튬은 상대적으로 약한 저작권을 가진다고 판시함. 그럼에도 법원은 피고의 디자인이 원고의 디자인과 거의 동일함을 확인하면서 저작권 침해를 인정함. 법원은 피고에게 예비적 금지명령을 부여하고 원고에게 10만 달러의 예치금 납부를 요구함.

□ 평가 및 전망

○ Star Athletica 판결이 표면디자인의 복제만 금지한 것에 반해, 법원은 바나나 코스튬이 저작권법 제101조에 규정된 실용품임을 인정하고, 바나나 코스튬의 전체 디자인특징을 저작권보호 대상으로 판단함.

○ 미국에서 코스튬을 포함한 패션의류는 실용품으로 인식 되어 저작권보호를 받기 어려움. 2017년 연방대법원의 치어리딩 유니폼 판결에 이어 실용적 코스튬 디자인의 저작권이 인정된 사건으로, 언제 실용품이 저작권보호를 받을 수 있는지 경계를 보여준 판결임. 패션의류의 저작권보호의 가능성이 확대될 것으로 기대되고 국내 패션산업에도 선례적인 판결로서 긍정적 영향을 줄 것으로 보임.

□ 참고 자료

- https://bit.ly/2tgoiKF

- https://nyti.ms/2HWOvDA

- https://bit.ly/2JVu2Ef

1) SILVERTOP ASSOCIATES INC v. KANGAROO MANFACTURING INC, 2018 WL 2427120 (No. 1:17-cv-07919-NLH-KMW)

2) SILVERTOP ASSOCIATES INC v. KANGAROO MANFACTURING INC, (3rd Cir., June 11, 2018.) 

3) 피냐타(Piñata)는 멕시코와 다른 중 · 남미 국가의 어린이 축제 (생일 등)에 사용되는 과자나 장난감 등을 넣은 종이 인형임. : https://ko.wikipedia.org/wiki/피냐타, 참조.

4) Star Athletica, L.L.C., v. Varsity Brands, INC., 137 S.Ct. 1002 (U.S. 2017). 

* 한양대학교 법학전문대학원 지적재산권법 박사수료.