한국저작권위원회

[미국] 제9 순회 법원, 미국 외에서 제작된 병행 수입품에도 최초 판매 원칙이 적용된다

김혜성<*>

제9 순회 법원은 스위스의 고급 시계 제조업체인 오메가의 승인을 받아 오메가가 저작권을 가지고 있는 로고가 각인된 시계가 미국 외에서 제조되고 최초로 판매된 이후 미국의 유통업체인 코스트코가 그 시계의 병행 수입품을 판매한 행위는 저작권 침해를 구성하지 아니한다고 판단함.

□ 사실관계

○ 스위스의 고급 시계 제조업체인 오메가(Omega)는 ‘Omega Globe Design’이라고 하는 도형화된 로고를 자신들이 제조해 판매하는 ‘시마스터(Seamaster)’라는 시계 제품 중 일부에 2003년 9월부터 각인하여 판매함.

○ 오메가는 공인 총판과 딜러를 통하여 미국을 포함한 전 세계 국가들에 시계를 유통시키는데, 2003년에 미국의 유통업체인 코스트코(Costco Wholesale Corporation)는 오메가 시계를 판매하고자 오메가와 협의하였으나 계약 체결에 이르지는 못해 오메가 공인 판매점이 되지 못함.

○ 2004년 코스트코는 오메가 로고가 각인된 시마스터 시계 117개를 회색시장을 통하여 뉴욕의 이엔이(ENE Limited)사로부터 구입하여 그중 43개를 캘리포니아 주에서 코스트코의 회원들에게 판매하였는데, 이 시계들은 오메가가 미국 외의 유통업자에게 최초로 판매한 이후에 신원 불명의 제삼자가 다시 사들여 이엔이사에 판매하였던 것으로 드러남.

○ 오메가는 시계의 최초 판매에 대하여는 승인하였지만 미국 내로의 수입이나 코스트코의 판매에 대하여는 승인한 바가 없었음.

□ 사건의 경과

○ 오메가는 코스트코가 저작권자의 동의 없이 저작물을 수입한 것은 저작권을 침해한 것이라고 주장하며 소를 제기함.

○ 2007년 캘리포니아 중앙 지방법원(District Court for the Central District of California)은 미국 저작권법 제109조 (a)항에 규정된 최초 판매의 원칙은 특정 저작물의 판매에 대하여 일단 저작권자가 동의한 뒤에는 그 저작물을 다시 판매하는 것에 대하여 더 이상 저작권자가 저작권 침해를 주장할 수 없다는 것을 의미한다고 하면서 이러한 최초 판매의 원칙에 근거하여 코스트코의 저작권 침해를 인정하지 아니함.

○ 항소법원인 제9 순회 법원은 캘리포니아 중앙 지방법원의 판단을 뒤집고 최초 판매의 원칙은 미국 외에서 제조된 저작물인 병행 수입품에 대해서는 적용되지 않는다고 판결하였고 연방대법원에서는 4:4가 되어 항소심 판결이 그대로 인정됨.<1>

○ 항소법원으로부터 환송받은 이후 캘리포니아 중앙 지방법원은 오메가의 행위는 시계의 병행 수입을 막기 위하여 로고에 대한 저작권을 남용한 것이라고 판단하자 오메가가 2013년 11월에 항소를 함.

○ 이 사건에 대한 일련의 재판이 진행되는 도중인 2013년 3월 미국 연방대법원은 최초 판매의 원칙의 적용에는 지역적 제한이 없으며 적법하게 해외에서 제작된 병행 수입품에 대해서도 최초 판매의 원칙이 적용된다는 판시를 함.<2>

□ 법원의 판단<3>

○ 미국 연방대법원의 판단에 따르면 저작물이 어느 국가에서 제조되는지 또는 어느 국가에서 최초로 판매되었는지를 불문하고 일단 저작물이 최초로 판매된 이후에는 그 저작물을 판매하고 수입하는 것에 대한 저작권자의 권리는 소멸함.

○ 2015년 1월 20일 제9 순회 법원은 연방대법원의 판단에 기초하여 보면 오메가가 저작권을 가지고 있는 로고가 각인된 시계의 최초 판매가 오메가의 승인을 받아 이루어진 이후에는 그 시계의 수입과 유통을 통제할 오메가의 권리가 소진하므로 코스트코가 병행 수입품을 판매한 행위는 저작권 침해를 구성하지 아니한다고 판단함.

□ 평가

○ 이 판결은 저작권자가 소매시장에서의 재판매가격을 조정하기 위한 목적에서 저작권을 행사할 수 없음을 재확인한 것으로 평가됨.

□ 참고 자료

- http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=261064c3-4c88-48fd-a1d1-09a36f95bb0e

- http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba2f3e0f-27e5-456e-b37c-9d80f9af3808

- http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2015/01/ninth-circuit-mostly-skirts-the-issue-of-copyright-misuse-in-most-recent-omega-v-costco-decision/

- http://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/01/21/you-bought-it-you-can-re-sell-it-costco-can-keep-selling-gray-market-omega-watches-at-a-discount-without-copyright-liability/

<*> 이화여자대학교 법학전문대학원

<1> Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A., 562 U.S. 40 (2010).

<2> Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S.Ct. 1351 (2013).

<3> Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., 776 F.3d 692 (9th Cir. 2015).