▣ 소프트웨어관련 특허발명의 보호범위
[사건명]
Hilgraeve Corp. v. Symantec Corp., 265 F. 3d 1336 (C.A. Fed. 2001)
[관련법규]
(1) 연방법전 제28편 제1295(a)(1)호[28 U.S.C. §1295(a)(1) (관할권)]
(2) 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure) 제56조(c)항[약식재판]
(3) 캐나다 온타리오주 계약법(계약의 해석과 효력)
[판결요지]
원고가 보유한 특허발명의 특허청구항에 해석에 관한 당사자간의 다툼이 있어서 특허권침해여부에 관한 쟁점이 해결되지 아니한 상태이므로 특허권침해여부에 관한 약식판결을 내린 지방법원의 판결은 판기환송한다. 피고가 주장하는 실시허락계약은 이 사건의 피고제품의 판매에 대해서 적용되지 않는다.
[사실관계]
1997.9.15 힐그레이브사는 시맨텍사를 상대로 ‘776 특허권 침해를 이유로 미시간주 동부지구 관할 연방지방법원에 소를 제기하였다. 같은 날 힐그레이브사는 매카피 동료 주식회사(McAfee Associates, Inc.)를 상대로 '776 특허권 침해를 이유로 같은 법원에 별소를 제기하였다. 이 2개의 소는 병합 심리되지 않았다. 당원은 연방지방법원이 매카피 사건에서 특허 불침해 약식 재판을 인용한 판결[Hilgraeve Corp. v. McAfee Associates, Inc. 70 F. Supp. 2d 738 (E.D. Mich. 1999) ("McAfee I")]을 파기하고 사건을 원심으로 환송한 바 있다[224 F.3d 1349, 55 USPQ2d 1656 (Fed. Cir. 2000)("McAfee II")]. 당원이 원심판결을 파기한 이유는 합의된 특허청구항해석(the agreed claim construction) 상, 고소된 장치(the accused device)의 작동과 관련하여 중요사실(material fact)에 관한 의문들이 존재하기 때문이었다.
'776 특허권은 컴퓨터 바이러스 탐지 소프트웨어(computer virus detection software)에 관한 것이다. 이 소프트웨어는 컴퓨터 파일을 저장 수단(storage medium)으로 전송.이동할 때(예컨대 플로피 디스크에서 컴퓨터 시스템의 하드 디스크로 또는 파일을 인터넷을 통하여 한 컴퓨터 시스템에서 다른 컴퓨터 시스템의 저장 수단으로), 디지털 데이터 파일에 바이러스 감염 여부를 스캔한다(scan). 만일 소프트웨어가 문제의 파일을 저장하기 전 바이러스를 탐지해 낼 경우 자동적으로 저장을 차단한다. ‘776 특허권은 20가지 특허청구항을 포함하며 그 가운데 본 건 소송에서 쟁점이 되고 있는 특허권 침해 주장은 독립된 1번과 18번 특허청구항(Independent claims 1 and 18)과 관련한 것이다. 1번의 경우 하나의 컴퓨터 저장 수단에 디지털 데이터를 저장할 목적으로 전송하는 시스템에서 전송 도중 데이터를 스크린하고 또한 적어도 하나의 사전 지정된 연속상황(predefined sequence)을 포함된 스크린 된 데이터는 그 저장을 자동적으로 방지하는 방식에 관한 것이며, 18번의 경우 여러 가지 바이러스 징후(virus signatures)를 동시에 검색, 바이러스 탐지 표시가 나타나는 순간 저장 수단에 저장을 방지하여 컴퓨터 바이러스의 확산을 방지하는 방식에 관한 것이다.
힐그레이브사측은 pcANYWHERE 및 노톤 바이러스퇴치(Norton Antivirus: "NAV")를 포함, 몇몇 시맨텍사의 제품들이 특허청구항 해석 상 ‘776 특허권을 침해하는 것으로 주장하고 있다. 즉 고소된 제품들은 파일 등이 전송.이동되어 목적지 저장 수단에 “저장”되기 전 들어오는 디지털 데이터(incoming digital data)의 바이러스 감염여부를 조사한다고 주장한다. 이에 반해 시맨텍사는 자사 제품들이 데이터가 목적지 저장 수단에 저장된 후에 비로소 바이러스 감염여부를 조사하므로 특허를 침해한 것이 아니라고 주장하고 있다. 따라서 핵심적 쟁점은 문제의 제품들이 데이터가 저장 수단에 충분히 저장되기 전에 또는 저장된 후(이 경우에는 데이터에 포함된 바이러스들이 컴퓨터 시스템으로 확산되어 감염시킬 수 있을 것이다) 바이러스 감염여부를 검색하는가 여부이다.
원심인 연방지방법원은 약식재판에서 이 문제를 해결하기 위하여 고소된 제품들이 어떻게 작동하는가에 대한 시맨텍사의 전문가 증언, 그리고 힐그레이브사 및 그 전문가의 진술을 검토하여 시맨텍사의 전문가가 제시한 견해를 수용하였다. 원심은 고소된 제품들이 들어오는 디지털 데이터가 스캔되기 전에 목적지 저장 수단에 전체로서 저장되도록 허용하며, 바이러스 스캐닝(scanning)은 디지털 데이터가 완전히 전송.저장된 후에 비로소 실시된다고 판단하였다. 원심은 고소된 제품들이 어떻게 작동하는지에 대하여서는 아무런 분쟁이 없으므로 피고의 고소된 제품들이 ‘776 특허권을 침해한 것인지에 대한 어떤 중요사실에 관해서도 진정한 쟁점이 존재하지 않는다고 판시하면서 피고 시맨텍사의 약식재판 신청을 인용하였다.
원심에서 시맨텍사는 또한 동 사가 델리나 주식회사(Delina Corp.) 및 그 자회사들과 복잡한 일련의 거래과정을 통하여 문제의 특허를 사용할 라이센스를 취득하였다고 주장하면서 힐그레이브사측의 침해주장에 대하여 적극적인 반론을 펼쳤다. 1993.6.30 델리나 주식회사, 델리나 (Delaware) (델리나 주식회사의 한 자회사), 그리고 힐그레이브사는 기술이전계약(Technology Transfer Agreement)을 작성, 델리나 주식회사는 힐그레이브사에 미화 $145만을 지불하고 힐그레이브사는 본 소에서 다툼이 되고 있는 기술을 포함하는 것으로 주장되는 자사 소유 소프트웨어에 대한 일부 권리들을 델리나 (델라웨어) 측에 양도.이전하였다. 문제의 기술이전계약은 캐나다 온타리오주 법에 의하여 규율된다고 규정하고 있다. 같은 날 델리나 (캐나다) (역시 델리나 주식회사의 한 자회사임)와 델리나 (델라웨어)는 소프트웨어 개발 및 비용분담 계약(Software Development and Cost Sharing Agreement)을 체결, 당사자간 소프트웨어 공동개발 문제를 규율토록 하였다. 1995년 7월 시맨텍사는 델리나 주식회사를 매수하였으며(acquired), 1996.3.30 델리나 (캐나다)는 자사의 지적 재산에 대하여 시맨텍사에 라이센스를 부여하였다. 1999.3.2 델리나(델라웨어)는 힐그레이브사가 1993.6.30 델리나 (델라웨어)에 양도한 기술에 대한 권리를 직접 양도하기 위한 계약을 시맨텍사와 체결하였다.
연방지방법원은 델리나 (델라웨어)가 ‘776 특허에 대한 권리를 델리나 (캐나다) 또는 델리나 주식회사에 양도하였음을 입증하지 못했으므로 시맨텍사는 1995년 델리나 주식회사 인수를 통하여 ’776 특허에 대한 권리를 취득하였음을 입증하지 못하였다고 판단하였다. 원심은 따라서 시맨텍사가 1999.3.2 이전에는 ‘776 특허에 대한 라이센스를 가지지 않았음을 확인하는 힐그레이브사의 약식재판 신청을 인용하였다. 1999.3.2 이후의 사건들에 대해서는 원심은 시맨텍사의 라이센스 항변(licensing defense)에 관한 힐그레이브 및 시맨텍 양자 모두의 약식재판 신청을 기각하면서, 1999.3.2 계약은 시맨텍사가 동 계약을 통하여 ’776 특허에 대한 라이센스를 취득하였는지 여부에 대한 중요사실 (확인)의 일반적 문제를 제기한다고 판단하였다. 원심은 또 시맨텍사의 불침해 약식재판 신청을 인용한 뒤, 모든 다른 신청들을 그 권리에 영향을 미치지 않고 기각하였다.
[판결내용]
A. 관할권 및 심사기준
당원은 28 U.S.C. §1295(a)(1) 규정에 따라 본 항소사건에 대한 관할권을 가진다. 중요사실에 대한 아무런 진정한 쟁점이 없는 경우 약식재판은 정당하며, 또한 신청 당사자(the moving party)는 판결을 받을 정당한 법률상의 권리를 향유한다[연방민사소송규칙 제56(c)]. 또 특허권 침해 분석은 2단계로 이루어진다. 제1단계는 특정 특허청구항을 정확히 해석하여 그 효력 범위와 의미를 판단하는 과정이고, 제2단계는 문제의 주장을 고소된 장치 또는 제법(process)에 비교하는 것이다. 따라서 불침해 확인 약식판결은 피신청인(the non-movant)에게 가장 유리한 관점에서 주장된 사실들을 검토한 후 고소된 장치가 문제의 특허청구항들에 의해 포함되어 있는지 여부에 관해 아무런 진정한 다툼이 없는 경우에 비로소 내려질 수 있다. 당원은 라이센스 계약에 대한 해석을 검토하고 동 계약을 규율하는 법, 즉 온타리오 법에 따라 해석한다.
B. 특허청구항의 해석 (Claims Construction Issues)
위에서도 언급한 바와 같이 본 건 소송은 ‘776 특허와 관련한 당원의 2번째 사건이다. McAfee II 사건에서 당원은 당사자들이 강조하고 원심이 McAfee I 사건에서 채택한 "저장"(storage)에 대한 특허청구항해석(claim construction)을 확인하였다. 이 특허청구항 해석은 아래에서 설명하는 바와 같이 본 건에 대한 원심 결정과는 약간 차이가 있다. 즉 McAfee II 사건에서는 “저장”이란 “들어오는 디지털 데이터가 목적지 저장수단에 이미 충분히 존재하고 또한 (컴퓨터) 작동 체계(the operating system)이나 다른 프로그램들로부터 접근 가능하여 데이터에 포함된 바이러스가 컴퓨터 시스템에 확산 및 감염시킬 수 있는 때”에 발생하는 것으로 해석하였다. 피고 시맨텍사는 “저장”이란 “작동 체계나 다른 프로그램들에 의하여 데이터에 접근 가능한” 때 또는 “데이터에 포함된 바이러스가 컴퓨터 시스템에 확산되어 이를 감염시킬 수 있을” 때 발생하는 것으로 해석하여서는 안 되며, 저장 수단에 데이터가 물리적으로 존재하는 (즉 .？？.막.기록된) 때 발생하는 것으로 해석되어야 한다고 주장한다.
당원은 당원이 McAfee 사건에서 채택한 해석이 선례구속의 원칙(stare decisis)에 따라 본 건을 구속하는가 하는 여부에 대하여 판단할 필요성을 느끼지 않는다. 당원의 McAfee II 사건에 대한 판단은 선례가 되고는 있으나 이는 단지 McAfee I 사건에 대한 연방 지방법원의 해석을 인용한 것일 뿐이다. 당원은 특허청구항 해석 문제들을 독립적으로 검토한 결과 McAfee II 사건에서 당원이 “저장”의 의미와 관련하여 채택한 해석이 정확하였다는 결론에 이르렀다. ‘776 특허는 인공바이러스 사전 스캐닝 프로그램들(prior art virus scanning programs)을 구별하고 있는 바, 왜냐하면 이들은 문제의 바이러스가 저장 수단에 저장되는 것을 자동적으로 방지하지는 않으며 따라서 이들은 그러한 바이러스가 공격 또는 확산하는 것을 완전하게 방지할 수는 없기 때문이다. 따라서 바이러스의 “저장”은 바이러스의 컴퓨터 시스템에 대한 확산 및 감염 능력과 동일시된다. 바이러스는 컴퓨터 작동 체계나 또는 다른 프로그램들에 의하여 접근되지 않는 한, 컴퓨터 시스템에 확산되거나 또는 이를 감염시키지 못한다. 이러한 점에 비추어 당원은 “저장”이라 함은 “입력되는 디지털 데이터가 목적지 저장 수단에 충분히 이미 존재하고 또한 컴퓨터 작동 체계 또는 다른 프로그램들에 의하여 접근 가능하여 데이터에 포함된 바이러스들이 컴퓨터 체계에 확산, 감염시킬 수 있을 때” 발생한다는 McAfee II 재판부의 결정을 지지한다.
C. 침해
피고 시맨텍사는 심지어 당원의 해석을 따르더라도 침해가 발생하지 않았다고 주장하는 반면, 원고 힐그레이브사 측은 고소된 장치들의 작동과 또한 침해와 관련한 중요사실에 대한 의문점들이 남아 있다고 주장하고 있다. 당원은 당원이 유사한 맥락에서 McAfee II 사건에서 판시한 바와 같이 당사자들의 전문가들이 제출한 진술서의 내용이 상반된 점에 비추어 중요사실과 관련한 의문점들이 여전히 미해결이라는 결론에 이르렀다. 기록에 의하면 고소된 장치들과 작동체계 및 기타 프로그램들간의 상호작용과 관련한 중요사실에 대하여 진정한 쟁점들이 여전히 해결되지 않고 있음을 보여주고 있으므로, 원심인 연방 지방법원은 불침해의 약식판결을 인용한 과오를 범한 것이다.
D. 시맨텍사의 라이센스 항변권
피고 시맨텍사는 비록 당원이 원심 결정을 파기하더라도 다른 근거__ 즉 시맨텍사가 문제의 특허를 실시할 라이센스를 취득하였다__로 원심 결정을 확인할 수 있다고 강조한다. 당원은 이에 동의할 수 없다. 원심은 상기 1993.6.30 소프트웨어 개발 및 비용분담 계약 상 델리나(델라웨어)로부터 델리나(캐나다)로 특허권을 이전키로 의도했던 내용이 무효였으므로 시맨텍사가 1999.3.2 이전의 기간 동안에는 아무런 (특허 실시) 라이센스 항변권도 가지지 않았다고 판결하였다. 원심인 연방 지방법원의 판단이 대체로 올바른 것으로 파악되지만 당원은 그럼에도 불구하고 시맨텍사의 라이센스 항변권 주장에는 보다 근본적인 결함이 있다고 믿는다. 델리나(델라웨어)는 '776 특허를 실시할 양도 가능한 라이센스를 취득한 적이 없으며 따라서 델리나(델라웨어)는 1999.3.2 이전이든 또는 그 후로든 ‘776 특허에 대한 라이센스를 다시 제3자에게 실시토록 허가할(sub-license) 수 없었다.
시맨텍사는 또 상기 기술이전 계약이 본 건에서의 기술을 포함하며 동 기술은 또 ‘776 특허에 들어있는 것으로 주장하고 있으나, 당원은 ’776 특허에 대한 제 권리가 문제의 기술이전계약에 의하여 양도된 것이라고는 판단할 수 없다. 온타리오주 법 상 “(계약의) 효력은 당사자들이 사용한 용어들로부터 추론된 당사자들의 의사에 우선적으로 주어져야 한다” 계약서의 문안(language)이 명백하고 모호하지 않은 경우 오로지 계약서만을 해석의 근거로 삼아야 하며, 외부 증거를 해석의 근거로 원용해서는 안 된다. 본 건의 경우 계약에 의하면 힐그레이브사가 “문제의 소프트웨어와 관련한 모든 저작권”을 양도하도록 규정하고 있으나 특허권의 양도에 관한 언급을 하지 않았다. 문제의 계약조건들로부터 판단할 때 당원은 당사자들이 그 어떤 특허권이든 이를 양도할 것을 의도했다고 판단할 수 없다. 동시에 당사자의 의사를 존중하는 측면에서 때로는 어떤 조건이 계약서에 명시되지 않은 경우라도 문제의 거래에 상업촉진 효과를 부여하기 위해 이를 당사자들이 의도한 것이 틀림없는 묵시적 조건으로 해석하여야 하는 경우도 있을 것이나, 이러한 해석은 본 건에는 해당되지 않는다.
더욱이 동 계약서는 저작권 양도에 관한 2.1항의 바로 다음 항목에서 다른 지적 재산권들에 관하여 언급하고 있다. 2.2항에서는 힐그레이브사 측이 델리나 델라웨어를 상대로 문제의 소프트웨어의 생산, 복사, 라이센스 부여 또는 델리나 델라웨어가 양도받은 권리를 행사하는 것과 관련하여 델리나 델라웨어 측이 현재 향유하는 또는 장래 향유하게 될 특허권을 포함, 기타 그 어떤 지적재산권에 대해서도 권리를 주장할 수 없는 것으로 당사자들이 합의하였음을 명시하고 있다. 동 계약서가 2.2항에서 명시적으로 특허권에 대하여 언급하고 있으므로, 문제의 소프트웨어에 대한 저작권 양도에 관해 규정하고 있는 2.1항에서 특허권에 대한 언급이 생략된 것이 단순히 우연이라거나 또는 특허권 양도가 계약서 어느 곳에서나 묵시적으로 인정되고 있다고는 결코 말할 수 없다.
시맨텍사는 또한 계약서 2.2항에서 특허 침해를 이유로 제소하지 않겠다는 계약조항이 문제의 특허에 대한 자유롭게 양도 가능한 라이센스(license)에 해당한다고 주장하고 있다. 이 점과 관련, 당원은 1997년 판결에서 “라이센스는 허가자(licensor)가 피허가자(licensee)를 제소하지 않겠다는 약속(promise)에 불과한 것으로 간주된다”고 판시한 바 있다. 2.2항 상 제소하지 않는다는 문제의 조항은 따라서 문제의 특허에 대한 양도 가능한 라이센스를 부여한 것은 아니다.
상기 이유로 당원은 원심인 연방지방법원의 약식재판에 의한 불침해 결정을 파기하며, 동시에 시맨텍사는 ‘776 특허(’776 patent)에 대한 라이센스를 가지고 있지 않았다는 (다만 이 결정의 효력을 1999.3.2 이전의 기간에만 국한시키지는 않으면서) 원심의 약식재판 결정을 대체로 확인하면서, 본 의견에 부합하는 추가적 소송절차를 진행하도록 사건으로 원심으로 환송한다.
따라서 원심 판결을 일부 확인, 일부 파기하며 사건을 원심으로 환송한다.
[평석]
이 사건은 소위 소프트웨어발명 또는 컴퓨터과련발명에 대한 특허권의 기술적 범위를 둘러싼 분쟁이다. 원고가 보유한 특허발명은 컴퓨터 바이러스 탐지 소프트웨어(computer virus detection software)에 관한 것으로, 컴퓨터 파일을 저장 매체로 전송할 때(예컨대 플로피 디스크에서 컴퓨터 시스템의 하드 디스크로 또는 파일을 인터넷을 통하여 한 컴퓨터 시스템에서 다른 컴퓨터 시스템의 저장 수단으로), 디지털 데이터 파일에 바이러스 감염 여부를 스캔하고, 만일 문제의 파일을 저장하기 전 바이러스를 탐지해 낼 경우 자동적으로 저장을 차단해주는 소프트웨어에 관한 발명이다. 여기에서 특허발명은 어느 단계에서 바이러스를 탐지하고 저장을 차단하는 것인에 관한 특허청구항의 해석이 어려운 문제로 등장했고, 이에 관한 당사자간의 다툼이 있어서 특허권침해여부에 관한 쟁점이 해결되지 아니한 상태이므로 특허권침해여부에 관한 약식판결을 내린 지방법원의 판결은 판기환송되었다.
소프트웨어관련발명이 특허를 받을 수 있는 것인가에 대해서는 많는 논란이 있어왔고, 특히 소프트웨어관련발명이 특정 과제를 컴퓨터에 의해서 해결하기 위한 수학공식이나 추상적인 algorithm에 불과한 것이 아닌가 하는 의문이 많이 제기되어 오다가, Diehr 판결 이후 제한된 범위내에서 특허를 받게 되었고, 컴퓨터와 인터넷의 활용이 증가하면서 실용적인 목적을 실현하는데 컴퓨터를 활용해서 구체적이고 반복적인 동작을 확보할 수 있는 구체적인 기술적 사상이라고 판단되는 범위내에서 소프트웨어발명 및 사업방법발명의 특허가능성이 널리 인정되게 되었다. 그런데, 소프트웨어관련발명이나 사업방법발명의 경우에 신규성이나 진보성을 판단하기 위한 선행기술(prior art)자료가 충분히 확보되지 못해서 그 판단에 오류가 있을 수 있는 가능성이 있었고, 특허권의 기술적 범위를 판단함에 있어서도 논쟁의 여지가 많이 남아 있는데, 이 사건은 바로 그러한 특허청구항 해석의 어려움을 잘 보여준 사건이다.