▣ 상표 Altavista의 식별력 인정 여부
[특허법원 1999.4.15. 98허9314 판결]
【판결전문】
【원고】 디지털 이퀴프먼트 코포레이션(Digital Equipment Corporation)
미합중국 01754-1499 메사츄세츠 메이나드 파우더밀 로드 111
대표자 이레네 코스투라키스(IRENE KOSTURAKIS)
소송대리인 법무법인 세종
담당변호사 박 교 선, 임 성 택
【피고】 특 허 청 장
소송수행자 김 연 환, 김 종 대
【변론종결】 1999. 3. 18.
【주문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】 특허심판원이 1998. 9. 29. 97항원3246호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다는 판결을 구하다.
【이 유】
1. 기초 사실
다음의 사실들은 당사자 사이에 다툼이 없거나 각 성립에 다툼이 없는 을 제1호증, 을 제3호증의 각 기재에 의하면 이를 인정할 수 있다.
가. 특허청에서의 절차의 경위
(1) 원고는 1996. 5. 14. 별지 1. 표시와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1. 상품류 구분(이하 구 상품류 구분 이라 한다) 제39류에 속하는 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어로 하는 상표에 관하여 등록출원을 하였으나(이하 위 상표를 이 건 출원상표 라 한다), 1997. 11. 27. 이 건 출원상표는 선등록상표인 등록번호 제348547호 상표(이하 인용상표 라 한다)와 호칭이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 받았다.
(2) 원고는 이에 불복하여 위 거절사정의 취소 및 이 건 출원상표의 등록을 구하는 심판청구를 하였는데, 특허심판원은 위 심판청구를 97항원3246호 사건으로 심리하여 1998. 9. 29. 다음의 다.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 이 건 심결 이라 한다)을 하였다.
나. 인용상표
인용상표는 그 구성이 별지 2. 표시와 같으며, 소외 에텍시스템즈인코퍼레이티드가 1994. 1. 19. 등록출원을 하여(우선권 주장일자는 1993. 12. 1.이고 우선권 주장국은 미국이다) 1996. 10. 16. 상표등록번호 제348547호로 상표권 설정등록을 하였고, 지정상품은 구 상품류 구분 제39류에 속하는 반도체칩제조용레이저빔조사장치, 반도체칩제조용전자빔조사장치, 반도체칩제조용마스크제조장치, 반도체칩제조용마스크, 반도체칩, 컴퓨터이다.
다. 이 건 심결 이유의 요지
이 건 심결은, 이 건 출원상표와 인용상표의 유사 여부를 살펴보면, 외관에 있어서는 다소 다른 점이 있으나, 호칭 및 관념의 면에서, 이 건 출원상표는 Alta 부분과 Vista 부분이 결합하여 구성된 상표로서 그 구성이 외관상 약간 분리되어 있고 이들은 서로 특별한 의미로 연결되어 있지도 아니하며 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다고 볼 수도 없어, 각 구성부분을 분리 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아니므로, 간이.신속하게 상표를 기억하고 호칭하는 경향이 있는 거래사회의 실정으로 보아 이 건 출원상표는 언제나 그 전체로서 알타비스타 라고 호칭된다기보다는 일반수요자의 주의를 끌기 쉬운 그 전반 부분인 Alta 에 의하여 알타 만으로 약칭, 인식될 가능성도 크다 할 것인바, 그러한 경우 조어상표로 볼 수 있는 인용상표와는 그 호칭이 동일하여, 결국 양 상표를 동종, 유사상품인 각 지정상품에 다 같이 사용하는 경우 일반수요자들로 하여금 상품 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있으니, 이 건 출원상표는 선출원된 인용상표와 유사하여 상표법 제8조의 규정에 해당하여 등록될 수 없으며, 비록 위 거절사정이 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용한 잘못은 있으나 결론에 있어서는 동일하므로 위 거절사정은 정당하다고 심결하였다.
2. 원고 주장의 심결 취소 사유
원고는 다음과 같은 이유로 이 건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.
가. 이 건 출원상표는 Alta 와 Vista 를 띄지 않고 연결하여 기재하였고 다만 A와 V 를 크게 표시하였을 뿐이며, 이 건 출원상표는 그 등록출원 당시인 1996. 5.경 우리 나라 뿐만 아니라 전세계적으로 소비자들에게 인터넷에서 정보를 찾아주는데 사용되는 검색엔진프로그램의 상표로 널리 알려져 있었고, 이 건 출원상표가 인터넷의 검색엔진프로그램의 상표로 등장한 1995. 12. 15. 이래로 지금까지 누구에 의하여서도 알타비스타 라고만 호칭되어 왔고 알타 라고만 약칭된 경우는 없었다. 또한 원고는 1996. 8. 14. 이 건 출원상표에 대한 연합상표로 높은 산 모양의 도형과 ALTAViSTA 라는 문자가 결합된 상표를 이 건 출원상표와 지정상품을 같이 하여 등록출원을 하였는데 위 상표는 그 요부가 문자부분임에도 등록사정이 되었다. 그러므로 이 건 출원상표는 일체분가분적으로 전체로서 관찰하여야지 분리 관찰하여서는 안 된다.
나. 이와 같이 전체로서 관찰할 경우 이 건 출원상표는 인용상표와 외관, 호칭, 관념의 모든 면에서 현저한 차이가 있어서 상품의 출처의 오인, 혼동의 염려가 없으므로 양 상표는 유사하지 않다.
다. 미국에서는 인용상표와 같은 구성의 상표가 선등록되어 있음에도 이 건 출원상표와 같은 구성의 상표 및 서비스표도 등록되어 공존하고 있으므로, 이에 비추어 보아도 이 건 출원상표에 대한 거절사정은 위법하다.
3. 판단
가. 먼저 이 건 출원상표가 반드시 전체로만 관찰되는지 아니면 분리관찰될 수 있는 지에 관하여 본다.
(1) 이 건 출원상표가 먼저 등록출원된 인용상표와 유사한지 여부를 판단함에 있어서 그 기준시점은 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제3항의 규정에 비추어 보면 이 건 출원상표를 등록출원한 때라 할 것이다(원, 피고 모두 이와 같이 주장하고 있다). 그런데 각 성립에 다툼이 없는 갑 제16호증의 1 내지 3, 6의 각 기재에 의하면, 원고는 1995. 12.경 인터넷상에서 원하는 정보를 찾는데 사용되는 검색엔진 프로그램인 알타비스타(ALTAVISTA search engine)를 개발하여 그 무렵부터 인터넷 사용자들로 하여금 무료로 위 프로그램을 가져다가 사용하게 한 사실을 인정할 수 있는바, 이 건 등록상표의 등록출원일인 1996. 5. 14.이 위 알타비스타 검색엔진을 개발한 후 6개월도 되지 아니한 시점이라는 점을 참작하면, 아무리 인테넷을 통한 정보의 전파 속도가 빠르다하더라도, 위 인정 사실과 갑 제16호증의 4, 5의 각 기재만으로는 이 건 등록상표의 등록출원 당시 알타비스타 검색엔진이 국내의 일반수요자들에게 널리 알려져 있다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다(갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증, 갑 제16호증의 7 내지 12는 이 건 등록상표의 등록출원 이후에 발행된 자료이고, 원고는 이 건 출원상표의 등록출원 이전에 알타비스타 검색엔진을 소개하는 내용이 수록되어 있는, 국내에서 발행된 신문, 잡지 및 책자를 제출하지 못하고 있다). 그러므로 이 건 출원상표가 그 등록출원 당시 반드시 전체로만 관찰되고 분리관찰 되지는 아니할 정도로 국내의 일반수요자들에게 널리 알려진 검색엔진프로그램의 명칭이라고는 할 수 없다.
(2) 그리고 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관.호칭.관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 오인.혼동을 일으킬 우려가 있는 지 여부에 의하여 결정하여야 할 것이고, 문자와 문자가 결합된 결합상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭.관념되는 것이 아니므로 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면 그 구성부분 중 식별력이 있는 일부의 요부만에 의하여 간략하게 호칭.관념될 수 있어서 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 반대로 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가 양 상표의 구성 전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그리고 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 상표 서로간에 다른 부분이 있어도 그 요부를 이루는 부분이 유사하여 그 호칭이나 관념에 있어서 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표로 보아야 한다.
이 사건으로 돌아와 보건대, 이 건 출원상표는 별지 1. 표시와 같이 9자의 영문자가 중간에 간격이 없이 서로 연속적으로 표기되어 있으나, 그 중 제일 첫 자인 A 와 중간의 V 자만이 대문자로 되어 있고 나머지 7자는 소문자로 되어 있어서 Alta 부분과 Vista 부분으로 쉽게 구분이 되고, 위 두 부분이 분리하여 관찰되면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있거나 위 두 부분의 결합으로 독자적인 의미를 가지지도 아니한다(다음의 나.에서 보는 바와 같이 분으로 분리하여 관찰할 수 있다.
AltaVista 는 스페인어로 high view 를 의미하지만 일반수요자들은 그 의미를 직감할 수 없을 뿐 아니라 그 의미도 Alta 와 Vista 의 뜻을 차례로 나열한 것에 불과하고 위 두 단어의 결합으로 독자적인 의미가 생기는 것은 아니다). 그러므로 이 건 출원상표는 Alta 부분과 Vista 부 (3) 변론의 전취지에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증, 갑 제16호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 이 건 출원상표의 거절사정시인 1997. 11. 27.경에는 알타비스타 검색엔진 프로그램이 국내의 일반수요자들에게 널리 알려지게 되었고, 알타비스타 검색엔진 프로그램이 건 출원상표는 외관상 Alta 부분과 Vista 부분으로 쉽게 구분이 되고, 더욱이 알타비스타(ALTAVISTA)는 인터넷 검색엔진으로 널리 알려져 있을 뿐이고 이 건 출원상표의 지정상품은 은 개발된 이래로 국, 내외에서 알타 또는 비스타 라고 약칭되는 경우는 없고 항상 알타비스타 전체로만 호칭되고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 그렇다 하더라도 위 (2)에서 본 바와 같이 검색엔진 프로그램 이외에도 다른 컴퓨터 소프트웨어나 컴퓨터 하드웨어도 있으므로, 이건 출원상표가 검색엔진 프로그램이 아닌 다른 지정상품에 사용된 경우에는 위와 같은 외관으로 인하여 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 경향이 있는 일반수요자나 거래자는 이 건 출원상표를 반드시 그 전체로서만 인식하고 호칭한다고 단정할 수는 없고 분리하여 관찰할 가능성도 상당히 높다.
(4) 또한 상표의 등록적격 유무는 상표마다 구체적인 사정에 따라서 개별적으로 판단되어지는 것이므로, 이 건 출원상표와 요부가 같고 연합상표로 등록출원을 한 상표가 상표등록이 되었다 하더라도 그 사정만으로 이 건 출원상표가 전체로서만 인식되고 호칭된다고 할 수 없다.
(5) 따라서 이 건 출원상표는 Alta 부분과 Vista 부분으로 분리 관찰될 수 있고 각각이 요부라 할 것이므로, 원고의 가. 주장은 이유 없다.
나. 위와 같은 관점에서 이 건 출원상표를 그보다 먼저 등록출원이 된 인용상표와 대비하여 보면㉠ 외관에 있어서는 별지 1.과 별지 2.처럼 서로 다르지만, ㉡ 호칭에 있어서 이 건 출원상표는 알타비스타 라고 불려지거나 상표의 칭호를 간략하게 하는 거래계의 관행에 따라 알타 또는 비스타 라고 약칭되고, 인용상표는 알타 라고 불려질 것이므로, 이 건 출원상표가 알타 라고 불려질 경우에는 그 호칭이 동일하고, ㉢ 관념에 있어서, Alta(또는 ALTA) 는 스페인어로 높은 이라는 뜻을 가지고 있고, Vista 는 영어단어로 전망, 조망, 경치, 상상 등의 뜻을 가지고 있으나(즉, AltaVista 는 high view 를 뜻하지만), 일반수요자들이 사전을 찾아보지 아니하고 위 각 단어의 위와 같은 뜻을 직관적으로 알 수 없으므로, 관념의 대비는 별 의미가 없다.
그런데 특별한 관념이 없는 상표는 외관이나 관념보다는 호칭에 의하여 일반인에게 인식될 가능성이 높은바 위에서 살펴본 바와 같이 이 건 출원상표와 인용상표는 그 호칭이 동일하므로, 양 상표가 동일.유사한 지정상품에 사용된다면 양 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 경우 일반수요자에게 상품의 출처의 오인.혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 유사한 상표라 할 것이어서, 원고의 나. 주장도 이유 없다. 한편 앞에서 인정한 사실에 의하면 이 건 출원상표의 지정상품은 인용상표의 지정상품 중 컴퓨터와 동일.유사하다.
다. 마지막으로 원고의 다. 주장에 관하여 보건대, 이 건 출원상표가 상표등록을 받을 수 있는지 여부는 우리 나라 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지, 우리 나라와 법제나 기타의 사정이 다른 미국에서 인용상표와 구성이 동일한 상표가 먼저 등록되어 있음에도 나중에 이 건 출원상표와 구성이 동일한 상표 및 서비스표가 등록되었다 하더라도 그 사정에 구애받을 것은 아니다. 더욱이 각 성립에 다툼이 없는 갑 제10호증의 1 내지 3, 갑 제11호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 미국에서 나중에 등록된 상표 및 서비스표는 ALTAVISTA 로서 전부 대문자로 되어 있어서 이 건 출원상표와는 외관이 다르고( ALTA 부분과 VISTA 부분이 쉽게 구분되지 아니한다), 인용상표와 구성이 동일한 상표들의 지정상품은 네트워크 관리 하드웨어 및 소프트웨어이거나 산업용으로 사용되는 레이저빔 노출장치 등으로서 우리 나라의 인용상표와는 달리 그 지정상품에 컴퓨터가 없음을 알 수 있으므로, 이러한 점에서도 미국에서의 원고의 주장과 같은 상표등록현황은 이 건 출원상표의 등록 여부를 결정함에 있어서 아무런 영향을 미치지 아니한다.
라. 결국 이 건 출원상표는 먼저 등록출원되어 이 건 출원상표가 등록출원된 후에 등록된 인용 상표와 유사한 상표로서 그 지정상품도 인용상표와 동일.유사하므로 상표법 제8조 제1항에 의하여 상표등록을 받을 수 없다 할 것이고, 따라서 이와 같은 이유로 위 거절사정이 정당하 다고 판단한 이 건 심결은 적법하다.
4. 결론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하고 소송비용은 패소자인 원고의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.