▣ 상표 ‘McKINLEY’의 유사여부 판단
[특허법원 1999.10.1. 99허5357 판결]
【판결전문】
【사 건】 99허5357 거절사정(상)
【원 고】 김 명 식
서울 광진구 광장동 362 워커힐아파트 51동 201호
소송대리인 변리사 최 종 락
【피 고】 특 허 청 장
소송수행자 김 연 환
【변론종결】 1999. 9. 17.
【주 문】
1. 특허심판원이 1999. 5. 27. 98원3599호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】 주문과 같다.
【이유】
1. 기초사실
아래 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.
가. 특허청 및 특허심판원에서의 절차경위
원고는 별지 1 표시와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 별표 1 상품류 구분(이하 구 상품류 구분 이라 한다) 제45류에 속하는 골프용 셔어츠, 골프용 바지, 골프용 모자, 골프용 스커어트 로 하는 상표(이하 '본원상표'라 한다)에 관하여 1997. 11. 27. 등록출원을 하였는데, 특허청은 본원상표가 별지 2 표시와 같이 구성되고 지정상품이 구 상품류 구분 제45류에 속하는 모자, 나이트캡, 헬멧트, 방한복, 방수복, 잠수복, 스웨터, 카디건, 조끼, 드레스셔츠, 양말, 장갑, 스타킹 으로 하는 등록번호 제390903호인 상표(출원일 1996. 2. 8., 등록일 1998. 1. 15., 이하 인용상표'라 한다)와 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절사정을 하였다.
이에 원고가 위 거절사정에 불복하여 심판을 청구하자 특허심판원은 위 심판청구사건을 98원3599호로 심리하여 1999. 5. 27. 다음 나.항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
나. 심결 이유의 요지
(1) 본원상표와 인용상표는 모두 도형과 문자가 결합된 상표로서 이를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 할 정도로 일체불가분적으로 결합된 것이라고 보여지지는 아니하므로 각각 하단의 영문자 부분인 Mckenly"와 MсKINLEY(편의상 이와 같이 표시한다)에 의하여 호칭, 관념될 수 있는 것이고, 이 경우 양 상표는 맥킨리 또는 매킨리 로서 칭호가 동일하여 본원상표와 인용상표는 서로 동일 유사한 각각의 지정상품에 함께 등록 사용될 경우 일반수요자로 하여금 상품의 출처를 오인 혼동케 할 염려가 있는 유사한 상표라 하겠다.
(2) 한편 청구인(원고)은 인용상표의 영문자 부분이 알라스카(Alaska)의 고봉의 이름으로서 식별력이 인정될 수 없는 현저한 지리적 명칭이므로 이 부분을 본원상표와의 유부 판단의 비교대상으로 삼아서는 아니된다고 주장하나, 인용상표의 영문자 부분이 국내의 일반 수요자간에 청구인이 지적하는 바와 같이 현저히 알려진 지리적 명칭으로만 인식된다고 보기도 어렵고, 또한 인용상표가 적법한 심사 절차를 거쳐 등록된 이상 일응 그와 같은 취지에서 식별력을 인정받은 것이라고 보는 것이 상당하므로 청구인의 주장은 이유 없다.
(3) 선출원등록주의를 취하고 있는 우리의 상표제도하에서는 본원상표가 그 출원전에 일부 사용된 사실이 있다 하여 인용상표의 유사 여부를 달리 판단할 것도 아니므로 이와 관련한 청구인의 주장은 이유 없다.
(4) 따라서 본원상표는 인용상표와 유사하여 상표법 제8조의 규정에 해당하여 등록될 수 없는 것이라고 판단되는 바, 비록 원사정이 같은법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하기는 하였으나 그 취지나 결론에 있어서는 동일하므로 청구인의 심판청구는 이유 없다.
2. 당사자의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
(1) 인용상표 중 McKINLEY"는 북미대륙의 최고봉이기도 하거니와 국내 최초로 에베레스트를 등정했던 산악인 고상돈 이 McKINLEY"봉을 등정하고 하산하다가 사망한 이래 수백만명으로 추산되는 우리나라 등산인은 물론 스포츠계 또는 일반 국민에게도 널리 알려진 산이라 할 것이므로 위 부분에 대하여는 인용상표권자의 독점배타적 권리는 형성될 수 없다. 따라서 본원상표가 인용상표의 식별력없는 문자부분인 McKINLEY"와 칭호가 유사한 문자부분을 포함하고 있을지라도 양자의 식별력 있는 부분인 도형부분이 서로 상이한 이상 본원상표는 등록되어야 한다.
나. 피고의 주장 요지
(1) 도형과 문자가 결합된 상표에 있어서는 문자부분에 의하여 호칭되고 관념되는 것이 일반적이고 특히 TV 또는 컴퓨터를 이용한 통신판매 및 전자상거래가 점차 보편화되고 있는 오늘날의 상거래 실정을 고려할 경우 상표의 식별기능 중 칭호가 가장 중시되다고 보아야 할 것인데, 본원상표와 인용상표는 모두 도형과 문자가 결합된 상표이고 또한 양 상표는 도형 하단부에 일반 수요자에게 가장 눈에 잘 띌 수 있도록 크고 굵은 글씨체로 본원상표는 Mckenly"를 표기하고, 인용상표는 McKINLEY"를 표기한 것이므로 양 상표의 문자부분은 외관상으로도 유사함을 부정할 수 없다. 다만 원고는 인용상표의 문자부분이 북미대륙의 최고봉의 명칭으로써 국내에 현저하게 알려진 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없다고 하나, 상표법 제6조 제1항 제4호가 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 한 취지는 현저 지리적 명칭이 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록을 받을 수 없다는 것이지 지리적 명칭이 다른 것과 결합하여 전체 상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못한다는 것은 아니므로 상표의 유사여부를 판단함에 있어서 이 부분을 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다.
(2) 선출원되어 등록된 인용상표가 유효한 권리로서 존속되고 있는 한 이와 유사한 본원상표는 상표등록을 받을 수 없는 것일 뿐 아니라 인용상표에 대한 무효심판이 아닌 이 건 소송에서 선결문제로 인용상표의 무효를 판단할 수는 없다.
3. 판단
가. 양 상표의 유사여부에 관하여 본다.
(1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 칭호, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또한 두 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 요부를 이루는 부분이 서로 달라 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다고 할 것이다.
(2) 이 건에 돌아와 보건대, 인용상표는 도형과 문자가 결합된 상표로서 도형과 문자의 구별이 명확하여 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리 관찰될 수 있다 할 것이나, 그 중 문자부분인 McKINLEY"는 북미대륙의 최고봉으로서 국내 최초로 에베레스트를 등정했던 산악인 고상돈이 이를 등정하고 하산하다가 사망한 이래 우리나라의 언론매체에 수없이 거론되어 수백만명으로 추산되는 우리나라 등산인은 물론 스포츠계 또는 일반 국민에게도 널리 알려진 산으로서 현저한 지리적 명칭에 해당되어 특별현저성이 없어 요부가 될 수 없으므로(한편 피고는, 현저한 지리적 명칭이 다른 것과 결합하여 전체 상표 중 일부로 되어 있는 경우에는 식별력을 가지게 되므로 상표의 유사여부를 판단함에 있어서 이 부분을 비교대상에서 제외할 수는 없다고 주장하고 있으나, 결합상표인 인용상표가 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니한 이 사건에 있어서는 적용될 여지가 없는 주장이라 할 것이어서 그 이유 없다) 비록 인용상표가 위 문자부분으로 호칭되고, 문자부분이 일반 수요자에게 가장 눈에 잘 띌 수 있도록 크고 굵은 글씨체로 쓰여져 있다 하더라도 위 문자부분을 본원상표와 비교하는 것은 적절치 못하고, 인용상표 중 문자부분인 McKINLEY"를 제외한 도형부분과 본원상표를 전체적, 객관적, 이격적으로 비교하면 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 두 상표는 유사하다고 할 수 없다.
나. 다음으로 피고의 2.의 나. (2) 주장에 관하여 본다.
선출원등록된 상표가 유효한 권리로서 존속하고 있는 한 이와 유사한 후출원상표는 상표등록을 받을 수 없는 것일 뿐 아니라 선출원등록상표에 대한 무효심판이 아닌 후출원상표의 거절사정에 대한 심결취소소송에서 선결문제로 선출원등록상표의 무효를 판단할 수 없음은 피고 주장과 같다 할 것이나, 이 건 소송에 있어서는 선출원등록상표인 인용상표등록의 유.무효를 판단하는 것이 아니라 인용상표의 상표권의 대세적 효력범위를 정하는 것으로서 식별력 있는 도형부분과 식별력 없는 문자부분의 결합으로 이루어진 인용상표가 그 결합이 일체불가분적인 형태의 것이 아니라 하여 그 중 식별력 없는 문자부분에 관하여는 타인에게 배타적 권리를 주장할 수 없음을 밝히고 있을 뿐이고, 선출원등록된 인용상표가 무효라고 판단하는 것이 아님은 명백하므로 피고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.
다. 따라서 본원상표는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제8조 소정의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당되지 아니한다 할 것인데도 이와 결론을 달리하여 본원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당함을 이유로(이 건 심결에서는 구 상표법 제8조를 적용하였다) 등록을 거절한 원사정을 그대로 유지한 이 건 심결은 위법하다 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 이 건 심결은 위법하여 취소되어야 할 것이므로 그 취소를 구하는 원고의 이 건 청구는 이유있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.