▣ 비아그라 도메인 사건
[99가합8863 상표권등침해금지청구의소]
【사 건】 99가합8863 상표권 등 침해금지 청구의소
【원 고】 1. 화이자 프로덕츠 인크(Pfizer Products Inc.)
미합중국 케넥티컷 그로톤 이스턴 포인트 로드(Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340 U. S. A.)
대표자 아서 에이. 실버스타인(Author A. Silverstein)
2. 한국화이자제약 주식회사
서울 광진구 광장동 427
대표이사 로렌스 에이. 스미스
원고들 소송대리인 변호사 한상호, 최정수, 주성민, 양영준, 황영주, 한상욱, 정여순, 김성진, 성창익, 김성은
【피 고】 1. 권 0 0(******-*******)
2. 최 0 0(******-*******)
피고들 주소 *********
피고들 소송대리인 변호사 김학만, 임병렬
【변 론 종 결】 1999. 10. 28.
【주 문】 1. 원고들의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.
【청 구 취 지】 피고들은, ①별지 제1목록 기재 각 문자를 피고들의 인터넷 도메인네임으로 사용하여서는 아니되고, ② 별지 제2,3목록 기재 각 문자를 피고들의 인터넷 홈페이지에 사용하여서는 아니되며, ③ 원고들에게 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 1999. 2. 등록한 “viagra.co.kr” 도메인네임의 등록말소절차를 이행하라는 판결
【이 유】
1. 인정사실
다음의 사실들은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑제1호증의 1, 2, 3, 갑제2호증, 갑제3호증의 1, 2, 갑제4호증의 1, 2, 갑제5호증, 갑제6호증의 1, 2, 갑제7호증, 갑제8호증의 1 내지 22, 을제1,2호증의 각 기재 및 영상에 변론의 전취지를 종합하여 인정할 수 있고, 반증이 없다.
가. 당사자의 지위
원고 화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)를 비롯한 다수의 의약품을 개발하여 이를 판매하고 있으며, 원고 한국화이자제약 주식회사는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 한국 내 자회사로서 한국 내에서 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입, 판매하고 있다.
피고들은 아래에서 보는 바와 같이 “viagra.co.kr”이라는 인터넷 도메인네임(이하 이 사건 도메인네임이라 한다)의 홈페이지를 개설, 운영하면서 인터넷 통신망으로 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하고 있다.
나. 원고들의 등록상표와 주지저명성
(1) 원고 화이자 프로덕츠 인크는 1998. 7. 24. 소외 화이자 코오포레이션으로부터 발기기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하는 “Viagra” 및 ”비아그라“ 문자상표(등록번호 제0387168호 및 제0387169호)와 항생물질제, 동물용약제, 구충제, 항관절염제제, 항박테리아제제, 심장병치료제, 항당뇨병제제, 호흡기관용약제, 안정제, 비타민제, 소염제를 지정상품으로 하는 “PFIZER” 문자상표(등록번호 제0003287호)를 각 이전받아 등록하였고, 원고 한국화이자제약 주식회사는 1998. 9. 11. 원고 화이자 프로덕츠 인크로부터 위 각 등록상표의 통상사용권을 설정받아 한국 내에서 위 각 등록상표를 사용하여 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입, 판매하고 있다.
(2) 한편, 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)는 원고 화이자 프로덕츠 인크에 의해 1997.말경 개발되어 1998. 3. 27. 미합중국 식품의약국(The United States Food and Drug Administration, 약칭하여 FDA)으로부터 미합중국 내 판매를 승인받은 후 1998. 4. 7.부터 의사의 처방전을 받은 자에 한하여 약국에서 시판되기 시작하였는데, 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 경구용 알약이고, 또 그 효능이 다른 발기기능장애 치료제보다 탁월하고 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매가 개시되자마자 전세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다.
그리고 이러한 비아그라(Viagra)의 인기는 한국에서도 마찬가지로 나타났는데, 한국에서는 사람들이 비아그라(Viagra)를 발기기능장애 치료제가 아니라 남성들의 정력증강제로 오인함으로 인하여 더욱더 그 국내 시판 여부가 세간의 관심거리가 되었고 국내 언론들도 거의 매일 그에 관한 기사를 보도하였는데, 결국 한국 식품의약품안전청이 비아그라(Viagra)에 대한 여러 차례의 임상실험을 거친 뒤 1999. 10.경부터 이를 판매하도록 승인함에 따라 현재 비아그라(Viagra)는 의사의 처방전이 있는 자에 한하여 약국에서만 판매되고 있다. 그리하여 원고들의 등록상표인 “Viagra” ”비아그라“는 원고들이 개발, 판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 표장으로, “PFIZER”는 원고들이 생산하는 의약품을 지칭하는 표장으로서 또는 비아그라(Viagra)를 개발, 생산하는 원고들의 상호로서 한국에서도 일반인에게 널리 알려지게 되었다.
나. 피고들의 인터넷 도메인네임 등록과 영업행위
(1) 소외 서재호와 그의 처 소외 김미숙은 피고 최철동의 도움으로 1998. 9. 4. 국내 “.kr” 도메인네임의 등록업무를 담당하고 있는 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터(Korea Network Information Center, 약칭하여 KRNIC)에 원고들의 등록상표와 동일한“viagra”를 사용하여 “viagra.co.kr”(여기서 ‘.kr’은 우리나라를 뜻하는 1단계 도메인이고, ‘.co’는 기업을 뜻하는 2단계 도메인이다)이라는 이 사건 도메인네임을 등록한 다음 그 홈페이지를 개설하여 인터넷 통신상으로 생칡즙, 칡수등을 판매하여 오다가 1999. 2. 10. 이 사건 도메인네임을 피고들에게 이전하여(등록권자: 피고 권00, 관리자: 피고 최00) 현재 피고들이 이 사건 도메인네임 및 그 홈페이지를 운영하면서 인터넷 통신상으로 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 주문자들에게 판매하고 있다.
(2) 피고들은 이 사건 도메인네임의 홈페이지를 개설하는 과정에서 일시적으로 원고 화이자 프로덕츠 인크가 미합중국에서 이미 개설한 인터넷 도메인네임 ”viagra.com”의 홈페이지 화면을 무단으로 사용하면서, 그 홈페이지 화면 하단에 ‘이 홈페이지는 Viagra에 대한 관련자료를 취합, 정리하여 관심있는 분들에게 널리 알리고자 함’이라는 문구를 표시하였다가, 이후 그 화면을 보디빌더(body builder)가 반나체로 건강미를 자랑하고 있는 것으로 변경하였는데, 새로이 변경한 홈페이지에서는 ‘비아그라 관련 정보’라는 제목하에 비아그라에 관한 국내 신문기사와 비아그라의 제작사인 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표 내용을 일부 인용하면서 비아그라(Viagra) 용어의 유래, 남성들이 비아그라(Viagra)에 관심이 많은 이유, 비아그라(Viagra)의 효능과 부작용, 비아그라(Viagra)에 얽힌 에피소드 등을 소개하였으며,[피고들은 위와 같이 비아그라(Viagra)에 관한 정보를 제공하면서 ‘제작사인 화이저(PFIZER)사에 따르면 비아그라(Viagra)는....’이라는 표현 등을 사용하는 방법으로 원고들의 등록상표인 “PFIZER”, “Viagra”, “비아그라”와 동일한 것을 홈페이지에 사용하였다], 연이어 ‘건강식품에 관한 것’이라는 제목하에 ‘생칡(국산) 원액 그대로... 진한 맛의 천연 건강음료. 태산의 생기를 그대로 가슴으로 느끼십시오’라고 표시하고, 이하에서 칡의 효능을 주로 숙취해소를 위주로 설명하면서 ‘산에산에 생칡즙’, ‘산에산에 칡수’ 등의 제품을 소개하고 있으며, 그 하단에 ‘<산에산에>는 월유봉의 깊은 산, 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다. 제조원 : 한일종합식품(주)’라고 표시하여 위 생칡즙, 칡수의 제조원을 나타냈다.
(3) 그 후 피고들은 1999. 3. 26.경 원고들로부터 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 원고들의 등록상표인 “Viagra” ”비아그라“ 및 “PFIZER”와 동일한 것을 사용하지 말라는 내용의 경고서한을 받고, 1999. 3. 말경 이 사건 도메인네임의 홈페이지에서 ‘비아그라 관련 정보’라는 제목하에 게시된 내용 및 “Viagra” ”비아그라“ 및 “PFIZER” 등의 표현을 모두 삭제하였으나, 여전히 이 사건 도메인네임은 말소하지 않은 채 그 홈페이지에서 생칡즙 등의 건강식품을 판매하고 있다.
2. 상표권 침해행위 해당여부
가. 원고들의 주장
원고들은 먼저, 피고들이 위와 같이 원고들의 등록상표인 “Viagra” ”비아그라“ “PFIZER”와 동일한 것을 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 행위는 원고들의 등록상표권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위로서 상표권 침해행위에 해당하므로, 이러한 상표권 침해행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장한다.
나. 판 단
(1) 상표법상 상표권을 침해하는 행위로 인정되기 위하여는 상표사용자가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여야 하므로, 상표사용자가 타인의 등록상표를 사용하였더라도 그것이 타인의 등록상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품의 판매를 위하여 사용된 것이라면 이를 가리켜 상표권 침해행위라고 할 수는 없다 할 것이다.
(2) 그러므로 살피건대, 피고들은 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지를 이용하여 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하고 있고, 원고들이 등록한 위 각 상표의 지정상품은 발기기능장애 치료제인 비아그라를 비롯하여 모두 의약품인 사실은 앞서 이미 인정한 바와 같은바, 원고들과 같은 외국의 또는 외국계의 제약회사들이 생칡즙과 같은 재래의 건강식품은 좀처럼 취급하지 않는 점, 의약품과 건강식품은 그 기능이 전혀 상이하고 그러한 차이는 사회 일반에 널리 인식되어 있다는 점 등에 비추어볼 때 위 각 등록상표의 지정상품인 의약품과 피고들이 판매하는 생칡즙 등의 건강식품은 서로 유사한 상품이라고 보기는 어렵다 할 것이고, 나아가 이 사건 도메인네임의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 피고들이 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보기도 어려우므로, 피고들의 위 행위가 상표권 침해행위에 해당한다는 원고들의 위 주장은 더 나아가 살필 필요없이 이유없다.
3. 부정경쟁행위 해당여부
가. 원고들의 주장
원고들은 다음으로, 피고들이 위와 같이 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 한국내에서 이미 주지된 원고들의 상표인 “Viagra” ”비아그라“ “PFIZER”를 사용하면서 원고들의 허락없이 원고들이 생산하여 판매하고 있는 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)에 관한 정보를 제공하여 일반 소비자를 유인한 후 자신들의 상품인 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하는 행위는 위 각 상표의 주지, 저명성에 편승하여 부당한 이득을 도모하려는 것으로서 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 소정의 상품주체 또는 영업주체 혼동의 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하는바, 이러한 피고들의 행위로 인하여 원고들이 영업상의 이익을 침해받을 우려가 있으므로, 이러한 부정경쟁행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장한다.
나. 판 단
(1) 부정경쟁방지법은 제2조 제1호 가.목에서 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위(상품주체혼동행위)’를, 나.목에서 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위(영업주체혼동행위)’를 각 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있는바, 이러한 상품주체 또는 영업주체 혼동행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지의 주지성, ② 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 ‘상품주체 또는 영업주체의 혼동’을 일으킬 것 등을 그 요건으로 하고 있으며, 여기서 ‘상품주체 또는 영업주체의 혼동’이란 동종의 상품 사이에서 뿐만 아니라 서로 경쟁관계가 없는 이종의 상품 사이에서도 발생할 수 있는 것으로서 그 상품의 성질, 영업의 형태, 기타 제반사정에 비추어 일반 소비자들이 주지상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처 또는 영업의 주체 등에 관하여 혼동을 일으킬 위험이 있는 경우를 의미한다고 할 것이다.
(2) 살피건대, 원고들의 위 각 상표가 국내에 널리 알려져 있는 사실 및 피고들이 이 사건 도메인네임 및 그 홈페이지에 위 각 상표와 동일한 것을 사용한 사실은 앞서 이미 인정한 바와 같다.
(3) 그러므로 나아가, 피고들이 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에서 원고들의 위 각 주지상표와 동일한 것을 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 것이 원고들이 생산, 판매하는 의약품과 사이에 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 일으키는가에 관하여 보건대, ① 앞서 이미 본 바와 같이 피고들은 이 사건 도메인네임의 홈페이지에서 원고들의 주지상표인 “Viagra” ”비아그라“ “PFIZER”와 동일한 것을 사용한바 있으나 이는 원고들이 개발하여 판매 중인 비아그라(Viagra)의 효능 등을 설명하는 과정에서 부수적으로 사용한 것일 뿐이고, 더욱이 6개월 정도 사용하다가 원고측의 항의를 받고 즉시 그 내용을 홈페이지에서 삭제하였으며, 사용 중에도 피고들이 판매하려고 한 생칡즙 등의 건강식품과 관련하여서는 위 각 상표와 동일한 것을 전혀 사용하지 않은 점, 피고들은 생칡즙의 효능을 발기기능과 같은 의학적인 효과와는 무관하게 주로 숙취해소를 위주로 하여 설명하고 있으며 그 제조원과 브랜드를 그 홈페이지에 명시한 점, 원고들이 개발한 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)는 의약품으로 미합중국 내에서는 물론 국내에서도 의사의 처방을 받은 자에 한하여 약국에서만 구입하게 되어 있고, 인터넷 통신망을 통하여는 구입할 수 없게 되어 있는 점, ② 원고들의 위 각 상표 중 “비아그라” “Viagra”는 원고들이 개발하여 판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 기능(상표의 개별화기능)이 다른 상표들에 비하여 무척 강하여 다른 상품과 혼동하기가 쉽지 아니한 점, ③ 일반적으로 외국의 또는 외국계의 제약회사가 생칡즙, 칡수 등의 재래의 건강식품을 판매한다고는 쉽사리 생각되지 않는 점 등을 종합하여 보면, 피고들이 위와 같이 고객 유인의 방편으로 일시적으로 이 사건 도메인네임의 홈페이지에 원고들의 위 각 상표와 동일한 것을 사용하면서 원고들이 생산하여 판매하고 있는 비아그라(Viagra)에 대한 정보를 제공하였고, 이후 이 사건 도메인네임을 계속하여 사용하고 있다는 것만으로는 피고들의 홈페이지에 접속하는 일반인이 원고들이나 그와 특수관계에 있는 자가 생칡즙 등의 건강식품까지 판매하는 것으로 혼동할 위험이 있다고 보기는 어려우므로, 피고들의 위 행위가 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 초래하는 부정경쟁행위임을 전제로 하는 원고들의 위 주장은 더 나아가 살필 필요없이 이유없다 할 것이다.
다. 한편, 원고들은 피고들이 이 사건 도메인네임과 홈페이지에서 원고들의 위 각 상표와 동일한 것을 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 것은 원고들이 장기간에 걸쳐 쌓아 온 위 각 상표의 고급이미지 및 주지, 저명성에 무상으로 편승(free ride)하는 것이고, 뿐만 아니라 위 각 상표의 고객흡인력을 희석화(dilution)시키는 것이므로, 상품주체 또는 영업주체의 혼동과 무관하게 이러한 행위는 부정경쟁행위로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 앞서 이미 본 바와 같이 부정경쟁방지법이 상품주체 또는 영업주체에 관하여 오인, 혼동을 야기할 위험이 있는 행위만을 부정경쟁행위로 보고 있으므로, 원고들의 위 주장은 현행법 체계하에서는 받아들일 수 없는 주장이라 할 것이다.
4. 결 론
그렇다면, 원고들의 피고들에 대한 이 사건 청구는 이유없어 이를 모두 기각하기로하여 주문과 같이 판결한다.