▣ 페라가모 도메인 사건
ferragamo.co.kr(2000가합5188 상표권등침해금지, 2000가합31156(병합) 상표권등침해금지)
[서 울 지 방 법 원 제 1 2 민 사 부 판 결]
【사 건】 2000가합5188 상표권등 침해금지
2000가합31156(병합) 상표권등침해금지
【원 고】
1. 살바토레 훼라가모 이탈리아 에스.피.에이
(SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.P.A)
이탈리아공화국 플로렌쯔 비아디토르나브오니 2
대표자 페루치오 페라가모 (FERRUCCIO FERRAGAMO)
2. 페라가모 코리아 주식회사
원고들 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소
담당변호사 유 규 종, 홍 동 오
【피 고】 1. OO 주식회사, 2. 송 OO
【변 론 종 결】 2000. 9. 1.
【주 문】 1. 피고 주식회사 패션하우스는 “ferragamo.co.kr”을 인터넷 도메인 네임으로 사용하여서는 아니된다.
2. 원고들의 피고 송금숙에 대한 청구를 모두 기각한다.
3. 소송비용 중 원고들과 피고 패션하우스 사이에서 생긴 부분은 위 피고의 부담으로, 원고들과 피고 송금숙 사이에서 생긴 부분은 원고들의 부담으로 한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
【청 구 취 지】 주문 제1항과 같은 판결 및 피고 송금숙은 원고들에게 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 1999. 8. 17. 등록한 “ferragamo.co.kr” 도메인 네임의 등록말소절차를 이행하라는 판결.
【이 유】
1. 기초사실
다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5 내지 14호증, 갑 제15호증의 1 내지 4, 갑 제16호증의 1, 2, 갑 제17호증의 1 내지 3, 갑 제18호증, 갑 제19호증의 1 내지 4, 갑 제20호증의 1 내지 6, 갑 제21호증의 1 내지 3, 갑 제22 내지 24호증의 각 1, 2, 갑 제25호증, 갑 제26호증의 1 내지 3, 갑 제27호증의 1, 2, 갑 제28, 29호증의 각 1 내지 4, 갑 제30, 31호증의 각 1, 2, 갑 제32호증의 1 내지 6, 갑 제33호증의 1 내지 7, 갑 제34, 35호증의 각 1, 2, 갑 제36호증, 갑 제37호증의 1 내지 3, 갑 제38호증의 1 내지 4, 갑 제39호증의 1 내지 3, 갑 제40, 41호증의 각 1, 2, 갑 제42호증의 1 내지 3, 갑 제43호증의 1 내지 5, 갑 제44호증의 1, 2, 갑 제45호증의 1 내지 5, 갑 제46호증의 1 내지 6, 갑 제47 내지 50호증의 각 1, 2, 갑 제51, 52호증의 각 1 내지 3, 갑 제53호증의 1, 2, 갑 제54호증의 1 내지 4, 갑 제55호증의 1, 2, 갑 제56, 57호증의 각 1 내지 3, 갑 제58, 59호증의 각 1, 2, 을 제1 내지 3호증의 각 기재와 당원의 정보통신부에 대한 사실조회결과에 변론의 전취지를 종합하여 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.
가. 원고들의 관계
원고 살바토레 훼라가모 이탈리아 에스.피.에이(이하 원고 훼라가모 이탈리아라고 한다)는 “FERRAGAMO”라는 상표로 의류 및 구두, 핸드백, 악세사리 등의 패션제품을 생산, 판매하는 이탈리아공화국 법인이고, 원고 페라가모 코리아 주식회사(이하 원고 페라가모 코리아라고 한다)는 “페라가모 브랜드(옷, 구두와 악세사리)의 도, 소매업”을 주된 목적으로 하여 설립된 원고 훼라가모 이탈리아의 국내 자회사로서 원고 훼라가모 이탈리아가 생산하는 제품의 독점적 수입, 판매업자이다.
나. 상표의 등록과 이전
소외 살바토레 훼라가모 소시에떼 퍼아찌오니는 대한민국 특허청에 1979. 3. 9. 다음의 상표를 등록출원하여 같은 해 9. 10. 등록을 마쳤고, 1989. 8. 16. 상표권존속기간갱신등록을 마쳤으며, 위 등록상표권은 소외 살바토레 훼라가모 피렌제 에스.피.에이를 거쳐 1996. 1. 31. 원고 훼라가모 이탈리아에게 이전되었다.
상 표 등 록 번 호 : 제0064506호
상품류 구분 및 지정상품 : 제025류(지갑, 슈우트케이스, 서류가방, 핸드백)
상 표 : FERRAGAMO
다. 페라가모 상표 또는 상호의 주지.저명성
원고들이 제조.수입.판매하는 “FERRAGAMO” 상표를 부착한 의류, 가방, 구두, 악세사리 등의 제품은 1999. 1.경부터 “BAZZAR”, “Marie Claire”, “ELLE”, “CaLLI”, “NEIGHBOR”, “VOGUE”, “ESQUIRE”, “레이디경향” 등의 각종 잡지와 매일경제신문, 한국경제신문 등의 신문에 그 광고가 게재되거나 그 기사 내용의 일부분으로 소개되어 왔고(기사의 관련 제품으로 소개되거나 패션쇼 행사 내용이 그대로 기사화되기도 하였다), 1999년 특허청이 발행한 “주로 도용되는 국내.외 상표집”에 “FERRAGAMO” 상표가 수록되는 등 원고 훼라가모 이탈리아의 등록상표이면서 원고들의 상호의 일부를 구성하고 있는 “FERRAGAMO”는 국내에 널리 인식된 원고들의 영업표지이다.
라. 피고 송금숙의 도메인 네임 등록
피고 송금숙은 1999. 8. 17. 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 도메인 이름 “ferragamo.co.kr”, 기관/인물명 “런던하우스”, 주소 “서울 강남구 삼성동 150의 1”, 담당자 “박효근”으로 하는 인터넷 도메인 네임(이하 이 사건 도메인 네임이라고 한다) 등록절차를 마쳤다.
마. 인터넷 홈쇼핑업 운영
피고 송금숙은 “런던하우스”라는 상호로 의류 및 악세사리의 수입.판매업을 영위하다가, 인터넷상에서의 전자상거래를 위하여 1999. 10. 8. 피고 주식회사 패션하우스(변경전 상호 주식회사 한국런던하우스, 이하 피고 패션하우스라고 한다)를 설립하였고, 같은 날 대표이사로 소외 박효근(이 사건 도메인 네임의 등록 당시 담당자로 등록된 자이다)이 취임하였으며, 그 무렵 피고 패션하우스는 기존에 운영하던 “e-fashionhouse.co.kr”의 홈페이지에 이 사건 도메인 네임을 연결시켜 운영하였는데, 위 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지는 외국 유명상표의 의류 및 악세사리 등을 수입하여 이를 인터넷을 통하여 판매하는 이른바 “인터넷 홈쇼핑업”을 영위하는 사이트(site)로서, 위 홈페이지에서는 “버버리”, “구찌” 등의 패션제품(의류, 악세사리등)과 함께 원고의 “FERRAGAMO” 제품을 수입.판매하고 있다고 광고하고 있고, 실제로 “FERRAGAMO” 제품이라고 호칭되는 상품을 판매하고 있다(한편, 위 두 개의 도메인 네임을 연결하여 사용한 이유가 “FERRAGAMO” 제품을 찾는 고객들에게 그 제품을 취급하고 있는 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지로 안내하기 위한 것임은 피고 패션하우스가 자인하고 있다).
바. 도메인 네임의 등록이전 및 연결 중단
이 사건 소송이 제기된 후 피고 패션하우스는 이 사건 도메인 네임과 위 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지와의 연결을 중단하여, 현재에는 이 사건 도메인 네임을 사용하지 않고 있으며(그렇지만 “e-fashionhouse.co.kr” 홈페이지에서 위와같은 “인터넷 홈쇼핑업”은 계속하여 운영하고 있다), 피고 송금숙은 2000. 8. 29. 피고 패션하우스에게 이 사건 도메인 네임의 등록명의를 이전하였다.
2. 판단
가. 원고들의 주장
원고들은 이 사건 청구원인으로, 원고들의 주지.저명한 영업표지인 “FERRAGAMO”를 피고들의 인터넷 도메인 네임으로 사용하는 행위는 원고들의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위에 해당하므로, 그 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 피고 송금숙에 대하여는 원고들에게 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 1999. 8. 17. 등록한 “ferragamo.co.kr” 도메인 네임의 등록말소절차를 이행할 것을 구하고, 피고 패션하우스에 대하여는 “FERRAGAMO”를 인터넷 도메인 네임으로 사용하지 말 것을 구한다.
이에 대하여, 피고 송금숙은 이 사건 인터넷 도메인 네임의 등록명의를 피고 패션하우스에게 이전하였다고 항변하고, 피고 패션하우스는 도메인 네임은 선등록한 자가 권리를 가지는 것으로 상표등 영업표지와는 다른 것이고, 가사 그렇지 않다고 하더라도 진정상품의 병행수입업자로서 그 수입물품 중의 하나인 페라가모 제품을 판매하기 위하여 이 사건 도메인 네임을 등록한 것이 부정경쟁행위가 될 수 없다고 주장한다.
나. 피고 송금숙에 대한 청구에 관한 판단
피고 송금숙 명의의 이 사건 도메인 네임이 2000. 8. 29. 피고 패션하우스에게 등록이전된 사실은 위에서 인정한 바와 같으므로, 이를 지적하는 피고 송금숙의 항변은 이유있고, 결국 원고들의 피고 송금숙에 대한 이 사건 도메인 네임 말소등록절차 이행청구는 더 살필 필요없이 모두 이유없다.
다. 피고 패션하우스에 대한 청구에 관한 판단
(1) 원고 훼라가모 이탈리아의 상표이자 원고들 상호의 일부를 구성하는 “FERRAGAMO”가 국내에 널리 인식되어 있는 원고들의 영업표지인 사실, 원고들은 위 영업표지를 이용하여 의류, 구두, 핸드백 등의 패션제품을 제조.판매하고 있는 사실, 피고 패션하우스는 이 사건 도메인 네임의 등록권자로서 이 사건 도메인 네임을 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지에 연결하여 사용한 사실, 위 “e-fashionhouse.co.kr”는 인터넷 홈쇼핑업을 영위하는 사이트로서 그 홈페이지에서는 “버버리”, “구찌” 등의 제품과 함께 원고의 “FERRAGAMO” 제품을 수입.판매하고 있음을 광고하면서 실제로 그와 같은 제품을 판매하고 있는 사실은 위에서 인정한 바와 같은바, 피고 패션하우스가 국내에 널리 알려진 원고들의 영업표지인 “FERRAGAMO”를 그대로 자신의 인터넷 도메인 네임으로 사용하고, 그 도메인 네임으로 연결, 접속되는 홈페이지에서 수입의류 및 악세사리 등을 판매하는 “인터넷 홈쇼핑업”을 영위하고 있으며, 더구나 그 판매상품 중에는 “FERRAGAMO” 제품이라고 광고.호칭되는 제품이 포함되어 있는 것(피고 패션하우스는 위 페라가모 제품의 판매를 촉진하기 위하여 이 사건 도메인 네임을 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지에 연결하여 사용하였다)은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 법률이라고만 한다) 제2조 제1호 나목 소정의 “국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위”에 해당한다고 할 것이다.
(2) 이에 대하여 피고 패션하우스는, 도메인 네임은 상표와는 구분되어야 한다고 하여 도메인 네임은 영업표지가 아니라는 취지로 주장하므로 살피건대, 위 법률 제2조 제1호 나목 소정의 영업표지는 그 명칭을 불문하고 영업을 표시하기 위한 것이면 모두 포함된다고 할 것이고, 따라서 인터넷 도메인 네임으로 접속되는 홈페이지에서 인터넷 홈쇼핑업 등의 영업을 하고 있다면 그 도메인 네임은 당해 영업을 표시하기 위한 영업표지에 해당한다고 할 것이므로 위 주장은 이유없다.
(3) 피고 패션하우스는 또한, 자신이 원고 훼라가모 이탈리아가 외국에서 제조.판매한 “FERRAGAMO” 진정상품을 수입하여 판매하여 왔으므로, 병행수입업자의 진정상품 판매행위는 상표권자에 대하여 부정경쟁행위가 될 수 없다고 주장한다. 살피건대, 을 제2호증의 기재만으로는 피고 패션하우스가 원고 훼라가모 이탈리아의 진정상품을 수입.판매하여 왔음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 가사 피고 패션하우스가 원고 훼라가모 이탈리아가 외국에서 제조.판매한 진정상품의 병행수입업자라고 하더라도, 진정상품의 병행수입업자에게 인정될 수 있는 영업표지의 사용범위는 그 진정상품의 판매행위 및 전시행위 또는 이를 위한 필요 최소한의 광고.홍보행위에 그친다할 것인데, 위 피고가 그 진정상품의 상표를 그대로 도메인 네임으로 등록하여 판매행위를 하여왔다면 이는 위와 같은 영업표지의 사용범위를 넘는 것이므로, 국내에 널리 인식된 원고들의 영업표지를 이용하여 원고들의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키는 행위로서 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이니 그 이유없다.
(4) 피고 패션하우스는 다시, 이 사건 도메인 네임과 연결하여 사용한 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지에 피고 패션하우스가 병행수입회사라는 것이 명기되어 있어 영업주체의 혼동을 일으킬 수 없다고 주장하므로 살피건대, 을 제3호증의 기재에 의하면 “e-fashionhouse.co.kr” 도메인 네임 홈페이지에 “폐사는 세계적인 조류에 부응하여 정부가 병행수입을 허용함에 따라 … 최근 이탤리, 프랑스 등 유럽 명품 브랜드까지 확장하고 있습니다”라는 안내문이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없으나, 위 안내문은 이 사건 도메인 네임과의 연결이 중단된 이후의 것으로서 이 사건 도메인 네임의 사용과 원고들의 영업상의 시설 또는 활동과의 혼동가능성을 판단하는 자료로 삼을 수 없고, 오히려 갑 제3호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면 이 사건 소송이 제기되기 전까지 이 사건 도메인 네임과 연결되어 접속된 위 “e-fashionhouse.co.kr” 홈페이지에서는 그러한 안내문이 게재된 바 없으므로 위 주장도 이유없다.
(5) 그렇다면, 원고들은 위에서 인정한 부정경쟁행위를 함으로써 원고들의 영업상 이익을 침해할 우려가 있는 피고 패션하우스에게(현재 피고 패션하우스는 이 사건 도메인 네임을 사용하지 않고 있음은 기초사실에서 인정한 바와 같으나, 이 사건 소송의 제기로 인하여 비로소 그 사용을 중단하였을 뿐, 이 사건 도메인 네임을 사용하여 수입의류 등을 판매하는 인터넷 홈쇼핑업을 영위하여 왔고, 피고 패션하우스가 이 사건 도메인 네임의 등록권리를 보유하고 있는 한, 그 도메인 네임의 사용 재개 및 인터넷 홈쇼핑업을 영위하고 있는 “e-fashionhouse.co.kr” 홈페이지와의 연결 사용 등은 특별한 비용이나 기술을 투입되지 아니하여도 쉽게 가능한 것이어서 그 침해의 가능성은 상존한다고 할 것이며, 이로 인하여 원고들의 영업상의 이익이 침해될 우려는 명백하다) 그 부정경쟁행위에 대한 예방청구로서 이 사건 도메인 네임의 사용을 금지할 것을 청구할 수 있다.
3. 결론
따라서 원고들의 피고 패션하우스에 대한 청구는 이유있어 모두 인용하고, 피고 송금숙에 대한 청구는 이유없어 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.